宁波波姆斯服饰有限公司与北京京港合兴服饰有限公司、Numberone时装有限公司、索德（卢森堡）公司侵犯商标独占使用权纠纷案

中华人民共和国北京市第二中级人民法院
民　事　判　决　书

（2007）二中民初字第9986号

　　原告宁波波姆斯服饰有限公司，住所地中华人民共和国浙江省宁波市保税区商务大厦1220。
　　法定代表人陈文武，该公司总经理。
　　委托代理人李庆民，上海市邦信阳律师事务所北京分所律师。
　　委托代理人袁静，上海市邦信阳律师事务所北京分所律师。
　　被告北京京港合兴服饰有限公司，住所地中华人民共和国北京市海淀区双榆树东里22号楼五层东一号。
　　法定代表人陈五一，该公司董事。
　　被告Numberone时装有限公司，住所地中华人民共和国香港特别行政区皇后大道东1号太古广场三座28层。
　　法定代表人曾少媚，该公司董事。
　　被告索德（卢森堡）公司（SO.DE.CO.LUXS.A.），住所地卢森堡大公国自由大街68号，邮编：L－1930。
　　法定代表人CharlesDURO，LydieLORANG，MarianneGOEBEL，该公司董事。
　　以上三被告共同的委托代理人安晓地，北京市安伦律师事务所律师。
　　以上三被告共同的委托代理人田晓东，北京市安伦律师事务所律师。
　　原告宁波波姆斯服饰有限公司与被告北京京港合兴服饰有限公司（以下简称被告一）、Numberone时装有限公司（以下简称被告二）、索德（卢森堡）公司（以下简称被告三）侵犯商标独占使用权纠纷一案，本院于2007年6月6日受理后，依法组成合议庭，于2007年12月5日公开开庭审理了本案。原告的委托代理人李庆民、袁静，三被告共同委托的代理人安晓地、田晓东到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
　　原告诉称：索德（美国）公司（SO.DE.CO.(USA)L.C）经中华人民共和国国家工商行政管理总局商标局（以下简称中国商标局）核准注册了3个商标，分别是“波姆斯”（商标注册号为第1273649号）、“BRUMS”（商标注册号为第1236720号）、“布劳姆斯”（商标注册号为第1273650号）。2003年1月18日，索德（美国）公司与原告签订了一份《商标使用许可合同》。该合同约定：索德（美国）公司许可原告在相关商品上使用上述三项注册商标，许可期限自2003年1月18日至2008年1月18日止。2003年4月2日，索德（美国）公司就其与原告签订的上述许可合同向中国商标局申请备案。同年5月27日，中国商标局发出《商标使用许可合同备案通知书》，并发出备案公告。
　　2003年1月18日，索德（美国）公司出具了一份《承诺函》就其持有的上述三项商标授权（香港）卓越纪元有限公司（MarvellousEraLimited）(以下简称卓越纪元公司)在中国大陆地区进行分许可，并以卓越纪元公司认为适当的条款和条件签署相关商标许可协议。索德（美国）公司并承诺将该《承诺函》作为有关分许可协议的附件，以昭信守。2003年2月28日，卓越纪元公司与原告签订《商标许可协议》，依据该协议原告取得了上述三项商标在中国大陆的独占使用权，使用期限5年，自2003年2月28日至2008年2月27日，索德（美国）公司出具的《承诺函》作为该协议的附件。2003年10月24日，卓越纪元公司就其与原告签订的该许可协议向中国商标局申请备案。上述合同及承诺均在有效期间内。
　　2004年3月17日，在未向原告作任何通知或说明的情况下，索德（美国）公司申请将涉案三项商标权转让给了被告三。而被告三在明知涉案商标已许可原告在中国大陆范围内独占使用的情况下，却擅自授权被告二在中国大陆范围内进行商标分许可。而被告二在明知或应知原告为涉案三项商标在中国大陆范围内的独占使用人，却擅自与被告一签订经销协议，并许可被告一使用原告拥有独占使用权的涉案三项商标，而被告一在明知或应知原告为涉案三项商标在中国大陆范围内的独占使用人的情况下，却未经原告许可，公然使用涉案三项商标开设专卖店销售服装，三被告严重侵犯了原告对涉案三项商标所享有的独占使用权，造成原告的巨大经济损失，原告因此诉至法院，请求法院判令：1、被告一立即停止使用涉案三项商标的行为，包括但不限于立即停止销售使用上述商标的商品、立即停止开设使用上述商标的专卖店，立即清除已开店铺中使用的上述商标；2、被告二、被告三立即停止许可或分许可第三方在中国大陆范围内使用涉案三项商标的行为；3、三被告连带赔偿原告经济损失人民币200万元；4、三被告连带赔偿原告为制止侵权行为所支出的合理费用人民币20万元；5、三被告在《法制日报》上刊登声明，消除影响，并向原告赔礼道歉；6、三被告承担本案的全部诉讼费用。
　　被告一、被告二共同辩称：涉案三项商标的商标权人是被告三，我公司是涉案三项商标的被许可使用人，故我公司有权使用涉案三项商标。原告虽然曾经是涉案三项商标的被许可使用人，但由于原告的一系列违约行为，卓越纪元公司与原告的分许可合同已于2005年12月2日终止。所以原告已不再享有涉案商标的任何权利。商标许可协议备案并不能显示出许可的类型，所以备案的并不一定是独占许可，我公司没有侵犯原告商标独占使用权的故意，故请求法院驳回原告对我公司的诉讼请求。
　　被告三辩称：我公司是涉案三项商标的商标权人。原告曾是我公司涉案三项商标的被许可人。涉案三项商标于2003年曾经许可给卓越纪元公司，卓越纪元公司又将这些商标分许可给了原告。但是因原告的一些列违约行为，卓越纪元公司与原告之间的分许可协议已于2005年12月2日终止。我公司与卓越纪元公司于2006年3月9日终止了许可协议。故自该日起原告已不再享有涉案商标的使用权，该分许可协议的终止也已通知了相关工商行政管理机关。既然我公司已与卓越纪元公司终止了许可协议，我公司即可以自由地许可任意他方使用涉案商标。故我公司没有侵犯原告的商标权。据我公司所知索德（美国）公司并没有直接许可原告使用涉案三项商标，我公司对原告提交的证据的真实性表示怀疑。我公司请求法院驳回原告的诉讼请求。
　　本院经审理查明：1999年1月7日，索德（美国）公司经中国商标局核准注册了“BRUMS”文字商标，核定使用的商品是第25类：服装、鞋、帽子。商标注册号为第1236720号。1999年5月14日，索德（美国）公司经中国商标局核准注册了“波姆斯”和“布劳姆斯”文字商标，核定使用的商品是第25类：服装、鞋、袜、帽子、领带、围巾、手套、腰带。商标注册号分别为第1273649号及第1273650号。
　　2003年1月18日，索德（美国）公司出具了一份《承诺函》，内容为：卓越纪元公司是上述三项商标的被许可人，并拥有充分授权在中华人民共和国范围内（不包括香港、台湾与澳门）就上述商标的使用授予分许可，并以卓越纪元公司认为适当的条款和条件签署相关的商标许可协议。索德（美国）公司保证商标注册于分许可协议约定的整个期限和范围内将保持有效，并承诺该《承诺函》作为有关分许可协议的附件，以昭信守。
　　另外，索德（美国）公司还与原告签订了一份《商标使用许可合同》，该合同约定：索德（美国）公司许可原告在相关商品上使用上述三项注册商标，许可期限自2003年1月18日至2008年1月18日止。合同期满，如需延长使用时间，由双方另行续定商标使用许可合同。许可使用费的支付方式按照原告与索德（美国）公司授权的卓越纪元公司签订的商标许可协议中的第5条中的有关内容来支付。该合同纠纷解决方式按照瑞士仲裁法由瑞士卢加诺仲裁法院选任三名仲裁员进行仲裁。2003年4月2日，索德（美国）公司委托北京亚业商标事务所有限公司就其与原告签订的上述许可合同向中国商标局申请备案。但该合同上没有写明签约日期。2003年8月14日，中国商标局对该许可协议予以备案公告。
　　被告三向本院提交了一份AlessandroBeccaroMigliorati的书面证人证言，该证言内容为：“索德（美国）公司与原告所签的《商标使用许可合同》、该合同的《商标使用许可合同备案申请书》、委托北京亚业商标事务所有限公司办理商标使用许可合同备案的《商标代理委托书》上的“AlessandroBeccaroMigliorati”的签名并非我真实的签名。在2003年我是索德（美国）公司的合法在职的授权代表人，但我的权利是受到限制的，所以我不可能签署上述文件，且在上述文件的签署日我不在中国，没有机会签署上述文件。”该证言经过了意大利共和国米兰公证员的公证，并经中华人民共和国驻米兰总领事馆认证。原告认为证人未能出庭接受质证且作证的内容也不符合事实，因此，对该证词内容的真实性、合法性、关联性均不予认可。
　　2003年2月28日，卓越纪元公司与原告签订了一份《商标许可协议》，该协议约定：卓越纪元公司授予原告就上述三项商标一项独家的和不可转让的使用许可，原告可在中华人民共和国范围内（但不包括香港、澳门和台湾地区）、在与（意大利）PrecaBrummelS.P.A.公司（以下简称PrecaBrummel公司）达成的《专有技术许可协议》中约定的相关产品上使用上述三项商标。使用期限5年。许可费每年分两次支付，5月底之前支付一次，11月底之前支付一次，双方约定了许可费每年按销售值支付的比例和最低许可费保证。双方还约定如果原告违反本协议第2条、第4.3条、第5条项下的任何义务，卓越纪元公司可以书面通知原告的形式立即终止本协议。凡因本协议而产生的任何争议应最终按照瑞士仲裁法由瑞士卢加诺仲裁法院选任三名仲裁员进行仲裁。索德（美国）公司出具的《承诺函》、及原告与意大利PrecaBrummel公司签订的《专有技术许可协议》作为该协议的附件。2003年8月14日，中国商标局对该许可协议予以备案公告。
　　2003年2月28日，原告与PrecaBrummel公司又签订了一份《专有技术许可协议》，该协议约定：许可方（PrecaBrummel公司）是与童装、饰品以及其他相关产品生产和销售有关的某些设计和专有技术的所有权人。鉴于被许可方（原告）将和卓越纪元公司签订一项与产品销售相关的《商标使用许可协议》、被许可方将和中国从前的专有技术被许可人帆飞公司签订一项《买卖合同》，购买相关资产，因此，许可方在此授予被许可方在本协议期限内一项独家的和不可转让的许可，在中国领土（但不包括香港、澳门和台湾）地域内就产品有关方面使用专有技术。被许可方特别承诺，运用专有技术生产的全部产品应冠以本协议引言中所述商标协议中将提及的商标（即指涉案三项商标）。双方在该协议中还约定了专有技术交付的方式和时间、许可使用费的交付方式和时间，本协议的有效期限为5年。
　　2003年3月7日，原告与北京帆飞服装服饰有限公司（以下简称帆飞公司）签订了一份《买卖合同》。该合同约定：卖方（帆飞公司）一直在中国发展童装业务，公司决策将于近期开始清算。买方（原告）经营同类业务，已与卖方发展了长期的合作关系，并有意接手卖方现存的资产和业务，为此目的，买方已与有关各方签署了作为本合同附件一之《商标许可协议》和附件二之《专有技术许可协议》。卖方愿意出售和转让、买方愿意购买和取得上述卖方的资产。双方同意资产转让的对价为等价于40万美元的人民币加上应付的增值税。付款方式为分三期支付。原告主张帆飞公司是在原告之前取得涉案三项商标独家使用许可的公司，三被告未提异议。该合同签订后，原告向帆飞公司支付了人民币335万元合同款。
　　原告在取得了涉案三项商标权的使用许可后，开始生产、销售使用涉案三项商标的童装等产品。
　　2004年3月17日，索德（美国）公司向中国商标局申请涉案商标转让。2004年7月14日，经中国商标局核准，索德（美国）公司将涉案三项商标权转让给了被告三。被告三没有提供证据证明该转让行为通知了原告。
　　2003年10月1日，被告三与卓越纪元公司签订了一份《商标许可协议》，内容为：被告三许可卓越纪元公司在一定地域及相关商品上使用涉案三项注册商标。本协议自双方签订之日起生效，在商标注册和续展期内有效。许可使用费的支付方式和数额约定在附件1中。该合同纠纷解决方式按照香港法律提交香港法院专属管辖。2004年3月31日，被告三委托北京专商投资咨询服务有限公司就上述许可合同向中国商标局申请备案。
　　2005年12月2日，卓越纪元公司向原告发函，告知原告其已发现原告存在一系列违约行为，包括原告在合同约定的地域外销售产品、在一些不允许的产品上使用了涉案三项商标、未按时提交销售报告和支付许可费等，故按照双方签订的《商标许可协议》第7.3条的约定，现通知原告2003年2月28日双方签订的《商标许可协议》立即终止。
　　2005年12月9日，被告三向卓越纪元公司发函，告知卓越纪元公司：根据你我双方于2003年10月1日签订的《商标许可协议》，由于你方违反了该协议中的若干条款，其中包括第三条的许可费支付，故我方特此通知你方，该协议将于2006年3月9日终止。卓越纪元公司随即发函给被告三，确认其收到上述信函，声明其将从2006年3月9日开始终止此协议。
　　2007年1月16日，卓越纪元公司再次给原告发函，重申双方2003年2月28日签订的《商标许可协议》已经于2005年12月2日终止，原告不再享有商标使用的权利。
　　被告三向本院提交了卓越纪元公司授权代表周启和的一份书面证人证言，证言主要内容为：我们确认被告三与我公司间的商标使用许可，事实上覆盖并取代了商标的前所有人索德（美国）公司与我公司间关于三项商标曾经有过的许可。因此，在被告三与我公司间的商标使用许可于2006年3月9日终止后，我公司已不再对三项商标拥有权利。但是，在我公司与原告终止分许可关系后，其仍然在使用三项商标，因此，我公司于2007年1月16日再次致函原告重申商标分许可关系的终止。该书面证言和卓越纪元公司的授权书由中华人民共和国司法部委托的香港特别行政区律师予以了公证，并经中国法律服务（香港）有限公司加章转递。
　　原告称未收到卓越纪元公司发给其的上述两封函件。三被告也未提供原告有签收卓越纪元公司函件的证明材料。原告对周启和的证言内容的真实性、合法性和关联性也不予认可。
　　原告按照本院要求于庭后提交了其2004年、2005年向卓越纪元公司支付商标许可使用费的票据及缴税凭证，以证明其向卓越纪元公司交纳了商标许可使用费。三被告对上述支付商标许可使用费票据的真实性予以认可，但三被告指出这些票据显示原告所有费用的支付均未按约定时间支付，均是延迟一年支付的，且2004年的许可费支付不足、2005年的许可费一次未付，不能证明原告履行了其与卓越纪元公司的合同。三被告对缴税凭证与商标许可使用费的关联性不予认可。
　　2006年8月1日，被告三与被告二签订了一份《商标使用许可协议》，主要内容为：被告三是三项商标的所有人，许可被告二一项非排他性使用许可，被告二可以依据该非排他性使用许可，在本协议的期限内，依照本协议之规定，就在一定区域内在授权产品上或在与授权产品有关的方面使用商标进行分许可。本协议自双方签字之日起生效，在商标注册有效期内以及商标注册续展期内本协议始终有效。
　　2006年9月1日，被告二与被告一签订了一份经销协议，主要内容为被告一可以在中国（不包括香港、台湾、澳门）的相应区域内在其经销的儿童服装及服饰上使用涉案三项商标。
　　2007年5月28日，原告的委托代理人在北京市海淀区金源新燕莎MALL商场购买了被告一经销的“BRUMS”牌儿童上衣一件，单价为178元，并当场取得编号为1619959的销售发票和销售小票各一张。同日，原告又到北京市朝阳区的世贸天阶购物中心购买了被告一经销的“BRUMS”牌儿童上衣一件，单价为98元，并当场取得销售小票一张，未取得销售发票。北京市公证处对原告委托代理人的上述购买行为进行了公证，并于2007年5月29日出具了（2007）京证经字第13974号《公证书》。原告还提交了在天津伊势丹有限公司购买被告一经销的“BRUMS”牌童装产品一件和销售发票、被告一使用“BRUMS”商标的专卖店的照片。
　　原告为本案诉讼支出了2020元公证费、185000元律师费。
　　以上事实有原告提交的商标注册证副本、《商标许可协议》、《专有技术许可协议》、《承诺函》、《买卖合同》、商标许可合同备案公告、《商标使用许可协议》、《声明函》、《律师函》、《公证书》及其童装实物、发票、专卖店照片、企业信息查询结果、转让涉案商标申请书、购买帆飞公司资产的凭证、公证费发票、律师费发票、交纳商标使用费的凭证等证据材料；三被告提交的商标注册证及转让证明、商标许可及分许可文件、卓越纪元公司致原告的两封函件、被告三致卓越纪元公司的函件、卓越纪元公司致被告三的函件、被告三致原告的函件、卓越纪元公司的代表周启和的证言及授权证明、AlessandroBeccaroMigliorati的证人证言等证据材料；本院根据原、被告双方当事人的申请到中国商标局调取的与涉案三项商标权有关的商标许可合同、商标许可合同备案申请及通知、委托代理合同等多份备案文件；当事人陈述及庭审笔录在案佐证。
　　本院认为：根据我国商标法的规定，索德（美国）公司经中国商标局核准注册的“BRUMS”、“波姆斯”、“布劳姆斯”文字商标合法有效，其对上述三项商标享有的专用权受我国商标法保护。鉴于索德（美国）公司享有该项权利，故其有权将上述三项商标权转让给被告三，被告三经受让取得的商标权亦合法有效，受我国商标法保护。
　　现本案原告主张其从索德（美国）公司处合法地取得了有关上述三项商标在中国区域内（不包括香港、澳门、台湾地区）、在指定的商品上独占性的许可使用权，故其起诉被告三、被告二的许可和分许可行为、被告一的经销行为侵犯了其所享有的独占使用权。但三被告针对原告所享有的上述商标独占使用权提出异议。首先，被告三提交了AlessandroBeccaroMigliorati的证人证言，该证人证言指证原告与索德（美国）公司签订的《商标使用许可合同》不真实，三被告据此否认该份合同的真实性，也不认可原告是基于此份合同取得的商标使用权；其次，被告三提交了卓越纪元公司的证据材料，这些证据材料指证原告存在违约行为，导致卓越纪元公司两次通知原告，双方于2003年2月28日签订的《商标许可协议》已经于2005年12月2日终止，原告不再享有涉案三项商标的使用权。对于三被告的上述主张，原告均提出了相应证据加以反驳。
　　对此，本院认为原告提出本案诉讼的权利基础是其经受让取得的涉案三项商标的独占使用权，但现在作为该项权利基础的两份商标许可使用合同的效力均发生争议，而两份合同的当事人索德（美国）公司和卓越纪元公司均未参加本案诉讼，故本院在本案中无法查清两份商标许可使用合同的效力。而且无论是索德（美国）公司与原告签订的《商标使用许可合同》，还是卓越纪元公司与原告签订的《商标许可协议》都约定合同纠纷解决的方式是按照瑞士仲裁法由瑞士卢加诺仲裁法院选任三名仲裁员进行仲裁，故本院在本案中也无权审查两份商标许可使用合同的效力。在原告现有的商标独占使用权是否有效无法确定的情况下，本院对原告提出的三被告的行为侵犯了其商标独占使用权的诉讼请求，不能予以支持。
　　综上，本院依据《中华人民共和国商标法》第三十九条第一款、《中华人民共和国仲裁法》第五条之规定，判决如下：
　　驳回原告宁波波姆斯服饰有限公司的诉讼请求。
　　案件受理费24400元，由原告宁波波姆斯服饰有限公司负担（已交纳）。
　　如不服本判决，原告宁波波姆斯服饰有限公司、被告北京京港合兴服饰有限公司可在本判决送达之日起15日内，被告NUMBERONE时装有限公司、被告索德（卢森堡）公司可在本判决送达之日起30日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于中华人民共和国北京市高级人民法院。

审　判　长　　刘　薇   
代理审判员　　梁立君   
代理审判员　　冯　刚  

二ОО七年十二月二十日

书　记　员　　韩羽枫