FF西里•诺明西斯有限公司诉湘潭喜尔电器有限公司等侵犯专利权纠纷案

  原告FF西里•诺明西斯有限公司（英文名称FF Seeley

  Nominnees Pty Ltd.），住所地澳大利亚联邦南澳大利亚州5042圣玛丽斯市罗斯西大街1－11号。

  法定代表人弗兰克•西里（Frank Seeley），董事会主席。

  委托代理人史玉生，北京市金杜律师事务所律师。

  委托代理人黄晓莉，北京市金杜律师事务所律师。

  被告湘潭喜尔电器有限公司，住所地中华人民共和国湖南省湘潭市岳塘区昭山乡。

  法定代表人王林，总经理。

  委托代理人张宇江，湖南惟明律师事务所律师。

  委托代理人张鹏宇，男，1982年1月12日出生，汉族，湘潭喜尔电器有限公司北京办事处职员，住中华人民共和国湖南省长沙市天心区集体户委湖南省第二轻工业学校。

  被告北京京客隆超市连锁集团有限公司，住所地中华人民共和国北京市朝阳区新源街45号楼。

  法定代表人顾汉林，董事长。

  委托代理人李春燕，女，1972年5月28日出生，汉族，北京京客隆超市连锁集团有限公司法律办主任，住中华人民共和国北京市海淀区学院路41号中国政法大学。

  委托代理人王旭东，男，1977年9月17日出生，汉族北京京客隆超市连锁集团有限公司法律顾问，住中华人民共和国北京市朝阳区劲松南路1005号。

  原告FF西里•诺明西斯有限公司诉被告湘潭喜尔电器有限公司（以下简称喜尔公司）、北京京客隆超市连锁集团有限公司（以下简称京客隆公司）侵犯专利权纠纷一案，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。原告的委托代理人史玉生、黄晓莉，被告喜尔公司的委托代理人张宇江、张鹏宇，被告京客隆公司的委托代理人王旭东到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。

  原告诉称：本公司是名称为“蒸发式可移动空气冷却器”中国外观设计专利（专利号97329537.6）的专利权人。2003年9月1日，本公司在北京市场上发现由被告喜尔公司生产、被告京客隆公司销售的“喜尔XIER”冷暖蒸发空调机（空气调节扇XE－01B型）的外观与前述本公司享有专利权的外观设计专利完全相同。二被告的前述生产、销售行为并未征得本公司许可，已构成对本公司专利权的侵犯，故诉至法院，请求依法判令：1、判定二被告的行为已构成对本公司专利权的侵犯；2、二被告立即停止侵权行为并销毁其尚未售出的侵权产品及用于生产侵权产品的模具和设备；3、二被告在《人民日报》（海外版）上公开赔礼道歉，消除影响；4、被告喜尔公司赔偿本公司经济损失人民币50万元及本公司本案合理诉讼支出人民币86 694.66元；5、二被告共同承担本案诉讼费。

  被告喜尔公司辩称：本公司曾经购买到由澳大利亚西雷国际股份有限公司（以下简称西雷公司）生产、由福建省金海岸发展有限公司（以下简称金海岸公司）在中国代理西雷公司销售的“喜来尔Cenvair”自然冷气机产品，该产品的外观与原告涉案外观设计专利完全相同。而该产品的说明书则表明该产品的生产制造时间远早于原告涉案专利的申请日，因此原告涉案外观设计专利不具有新颖性。本公司已在答辩期内向国家知识产权局专利复审委员会申请宣告原告涉案外观设计专利的专利权无效，故请求法院中止审理本案。此外，原告指控本公司侵权的产品系本公司受金海岸公司蒙蔽而生产的。但本公司在生产前为避免发生侵权而进行过专利检索，但并未检索到原告的涉案外观设计专利。后来，当本公司知道原告拥有涉案外观设计专利后，即对本公司产品的模具进行改进，以避免侵权，改进后本公司产品与原告外观设计专利已有多处区别。因此，本公司没有侵犯原告权利的故意。本公司生产被控侵权产品的数量仅为100台，主要用于市场试销，但因市场销售反映极差，故本公司已停止生产。由于生产量极小，不仅未给原告造成损失或不良影响，而且已造成本公司在该项目上的巨额亏损。本公司同意停止被控侵权产品的生产，销毁库存品及生产模具，但不同意原告的其它诉讼请求。

  被告京客隆公司辩称：本公司与案外人北京瑞祥和投资顾问有限公司（以下简称瑞祥和公司）签有联营合同书，约定由本公司向该公司提供经营场地，由该公司销售空调。原告指控侵权的涉案产品就是由该公司销售的。本公司在向瑞祥和公司提供经营场地时已尽到审查义务，因此不同意原告的诉讼请求。

  经审理查明，原告于1997年11月7日向国家知识产权局（当时名称为国家专利局）申请了名称为“蒸发式可移动空气冷却器”的外观设计专利（以下称为涉案外观设计专利）。1999年2月27日，该申请获得授权，证书号为109513，专利号（申请号）为97329537.6，授权公告日为1999年5月12日，优先权日为1999年5月7日。涉案外观设计专利权现处有效中。涉案外观设计专利分类号为23－04－A0066。

  涉案外观设计专利为一种蒸发式可移动空气冷却器的外观设计，包括主视图、后视图、仰视图、俯视图、左视图、前侧立体图、后侧立体图、右前侧立体图、左后侧立体图各一张。前述各视图显示该蒸发式可移动空气冷却器由上部箱体、下部箱体和支架构成。从主视图看，上部箱体呈长方形，正面及背面均被横向延伸的多条棱分割；下部箱体呈倒置的梯形，上部有一长椭圆形槽；下部箱体的前表面与上部箱体的前表面平滑相连。上部箱体的顶面有一操作面板，呈半椭圆形，上有两个控制旋钮。从左视图看，上部箱体的连接部分呈波浪曲线。结合后视图、左视图、左后侧立体图和后侧立体图来看，上部箱体的后表面与下部箱体的后上表面平齐；下部箱体的后表面向上有一与上部箱体后表面平齐的突起，该突起呈半圆形；在下面有一个较小且低于上部箱体后表面的凸起，在该凸起下面有一细长椭圆形凹槽，该凹槽两端设有凸出的挂钩。支架呈X形，四角均有滑轮。

  2003年9月1日，原告在被告京客隆公司经营的北京京源商场，以人民币998元的价格购买了一台外包装及机体均注明生产者为被告喜尔公司的“喜尔XIER”冷暖蒸发空调机（空气调节扇XE－01B型），并取得了被告京客隆公司开具的销售发票一张。长安公证处对原告的前述购买过程进行了公证。2003年10月13日，长安公证处的工作人员对前述原告购买的“喜尔XIER”冷暖蒸发空调机（以下成为涉案被控侵权产品）进行了不同角度的拍照。

  经查，前述原告公证购买的涉案被控侵权产品的上部箱体正面、背面由横、竖垂直交叉的棱构成疏密不同的网格状，正面的网格较密，背面的网格较稀。顶部控制面板的控制部分为触摸式。除前述几点外，该产品外观与涉案外观设计专利均相同。

  2004年5月24日（答辩期内），被告喜尔公司向国家知识产权局专利复审委员会提出宣告涉案外观设计专利的专利权无效的申请并被受理，目前，该无效宣告案尚在审理中。被告喜尔公司认为在原告申请日前，已有西雷公司的“喜来尔”产品在市场上公开销售，而该产品与涉案外观设计专利完全相同，故涉案外观设计专利不符合我国专利法二十三条中关于新颖性的规定，应属无效，本案应中止诉讼。被告喜尔公司为支持其前述主张，提交了西雷公司“喜来尔”产品的说明书及“喜来尔”产品的照片。该说明书上有如下文字内容“澳大利亚西雷国际股份有限公司生产蒸发型自然冷气机已有28年的悠久历史，产品行销世界上65个国家和地区”。该产品说明书上的产品图片均为“喜来尔Cenvair自然冷气机”，这些图片显示该产品的外观与涉案外观设计专利相同。被告提供的照片也显示该产品的外观与涉案外观设计专利相同。被告京客隆公司对被告喜尔公司的前述主张及证据不持异议。

  原告承认西雷公司是其关联公司，“喜来尔Cenvair”是原告和西雷公司的商标。原告称虽然西雷公司生产冷气机已有很长的历史，但西雷公司以前销售的产品中并不包括前述被告喜尔公司提交的产品说明书上图片显示的产品。原告认为因该产品说明书不能反映出其印刷的时间，所以不能证明西雷公司的产品说明书中显示的产品的确切生产、销售时间，故该说明书不能证明该产品在涉案专利申请日前即已公知于众。原告认为被告喜尔公司中止诉讼的主张缺乏充分证据，不应得到支持。

  被告喜尔公司还主张其生产涉案被控侵权产品得到了西雷公司在中国的总代理商金海岸公司的同意，该公司并未告知该产品已由原告在中国申请了外观设计专利。被告京客隆公司对被告喜尔公司的前述主张不持异议。但原告对此不予认可，称原告从未同意西雷公司或其代理商许可他人使用涉案外观设计专利。

  被告京客隆公司提交了其与案外人瑞详和公司签订的联营合同、瑞详和公司的营业执照复印件及被告喜尔公司给瑞详和公司的授权书复印件，以支持其仅是向案外人瑞祥和公司提供经营场地、涉案被控侵权产品系瑞祥和公司销售的主张。原告对被告京客隆公司的前述联营合同、瑞详和公司营业执照复印件的真实性予以认可，已没有原件为由对前述授权书的真实性不予认可。同时，原告对被告京客隆公司关于其仅是向案外人瑞祥和公司提供经营场地、涉案被控侵权产品系瑞祥和公司销售的主张不予认可，坚持认为该被告是涉案被控侵权产品的销售者。

  原告对被告喜尔公司关于其仅生产了100台涉案被控侵权产品的主张及其提供的出入库单据亦均不予认可，但原告没有提交证明该被告生产、销售涉案被控侵权产品的数量和获利方面的证据，也没有证据证明除被告京客隆公司外，还有其它的商家在销售此产品。此外，原告也未就其许可他人实施涉案外观设计专利收取的许可费进行举证。

  2004年9月20日，被告喜尔公司向本院提交了一台其生产的“喜尔XIER”单冷蒸发冷气机（空气调节扇XE－01A型）。该被告称此产品既与原告公证购买的“喜尔XIER”冷暖蒸发空调机（空气调节扇XE－01B型）存在显著区别，也未落入涉案外观设计专利的保护范围。该被告同时称原告公证购买的涉案被控侵权产品系他人假冒其名义生产的。2004年9月22日，被告喜尔公司向本院提交了湖南省湘潭市地方税务局城东分局给本院的证明，主要内容为被告喜尔公司于2002年1月登记注册，通过该局对该被告进行税务稽查，发现该被告自2002年3月开始试生产以来，共生产了100台XE－01B型号的喜尔空调蒸发机，投放进行试销，该被告因开发生产此产品共计亏损300多万元。同日，被告喜尔公司还向本院提交了一份内容为其指定瑞祥和公司为其空调产品特约经销商的传真件及瑞祥和公司马继东、何杰的名片，该传真件内容与被告京客隆公司提交的被告喜尔公司给瑞祥和公司的特许经销商证书复印件相同，但日期不同。被告喜尔公司称前述传真件及名片系其自瑞祥和公司取得，但其从未将其空调产品交给瑞祥和公司销售，也未指定瑞祥和公司为其空调产品的特约经销商，被告京客隆公司提交的其给瑞祥和公司的特约经销商证书是伪造的。被告喜尔公司确认其也曾生产过“喜尔XIER”冷暖蒸发空调机产品，但也与涉案外观涉及专利不同，但因已无库存，故不能提交该产品的实物。

  针对被告喜尔公司提交的其生产的“喜尔XIER”单冷蒸发冷气机（空气调节扇XE－01A型）及前述证据材料，原告首先认为已超过举证期限，故不应作为本案证据。其次，原告认为其公证购买的涉案被控侵权产品与被告喜尔公司提交的前述单冷产品均是该被告生产的侵权产品。原告还认为税务部门对企业纳税情况的稽查应为该企业整体纳税情况，不可能涉及企业某个产品的生产数量及盈亏问题，故湖南省湘潭市地方税务局城东分局的证明中所称的内容不真实。关于被告喜尔公司自称取自瑞祥和公司的材料，原告认为反应的是该被告与其经销商之间的纠纷，与本案无关。原告明确其本案所有诉讼请求均针对其公证购买的涉案被控侵权产品，被告喜尔公司提交的其生产的“喜尔XIER”单冷蒸发冷气机（空气调节扇XE－01A型）虽然也属侵权产品，但原告将另案起诉，在本案中不主张权利。

  针对被告喜尔公司提交的其生产的“喜尔XIER”单冷蒸发冷气机（空气调节扇XE－01A型）及湖南省湘潭市地方税务局城东分局的证明，被告京客隆公司表示无法确认。对于被告喜尔公司自称取自瑞祥和公司的材料，被告京客隆公司认为此系被告喜尔公司与其经销商之间的问题。京客隆公司认为虽然被告喜尔公司自称取自瑞祥和公司的特约经销商授权书日期与京客隆公司提交的相同内容的材料的日期不同，但反应出瑞祥和公司是涉案被控侵权产品销售者的事实是确定的。

  上述事实，有双方提交的如下证据及陈述在案佐证：

  （一） 原告提交的证据材料：专利证书、专利登记簿

  副本、专利检索文件、购买涉案被控侵权产品的公证书、对涉案被控侵权产品进行拍照的公证书、公证处封存的涉案被控侵权产品实物、购买涉案被控侵权产品的发票、支出公证费及律师费的发票、支出工商查询费的发票、支出拍照费的发票、支出其它调查费的凭证及发票、原告代理人请求湘晋律师事务所协助调查的传真。

  （二） 被告喜尔公司提交的证据材料：西雷公司“喜

  来尔”自然冷气机产品说明书及该产品照片、该被告与金海岸公司的代理协议书及电汇凭证、金海岸公司网站资料、该被告“喜来尔”产品的说明书、专利检索单及检索费发票、该被告与有关单位签订的模具加工合同及改模合同、该被告改模的出入库单、无效宣告请求受理通知书、该被告生产的“喜尔XIER”单冷蒸发冷气机（空气调节扇XE－01A型）实物、湖南省湘潭市地方税务局城东分局证明、该被告称取自瑞祥和公司的授权书传真件及马继东、何杰名片。

  （三）被告京客隆公司提交的证据材料：该被告与瑞祥和公司的联营合同、瑞祥和公司的营业执照复印件、被告喜尔公司给瑞祥和公司的特许经销商证书复印件。

  本院认为，原告作为外国公司，依照我国专利法的规定，在我国申请并获得的涉案外观设计的专利权，应根据我国法律受到保护。

  被告喜尔公司虽然在答辩期内提出了宣告涉案外观设计专利权无效的请求并被国家知识产权局专利复审委员会受理，但其理由并不充分，故本院对其要求中止诉讼的主张及请求不予支持。

  涉案被控侵权产品是原告公证购买的，没有任何证据表明公证程序存在瑕疵。虽然被告喜尔公司否认该产品是其生产的，但该产品外包装的颜色、装璜，以及外包装及产品本身上标明的商标、产品名称、产品型号、生产者名称及地址、电话、邮政编码、传真等均与被告喜尔公司提交的其生产的同类产品相同。此外，被告喜尔公司也承认其生产过冷暖型的产品，其提供的税务部门出具的证明也说明其生产过与原告公证购买的涉案被控侵权产品型号相同的产品。因此，在被告喜尔公司没有其它充分证据支持其主张的情况下，本院认定被告喜尔公司为原告公证购买的涉案被控侵权产品的生产者。

  我国法律明确规定外观设计专利权的保护范围以表示在图片或照片中的该专利产品为准。涉案被控侵权产品与涉案外观设计专利的图片显示的产品属同类，故二者的对比应包括整体观察和综合判定两个方面。涉案外观设计专利各视图表明其受保护的外观设计要素为形状，不包括色彩。涉案被控侵权产品具有涉案外观设计各视图显示的全部形状要素，仅在上部箱体正面、背面及顶面存在普通消费者的审美观察能力不易区分的差别。因此，从整体观察的角度而言，涉案被控侵权产品具备涉案外观设计专利的全部要部，落入了涉案专利的保护范围。从综合判定的角度而言，得出的结论也是相同的。故被告喜尔公司未经原告许可，生产、销售与原告涉案外观设计专利相同的产品的行为，已构成对原告就涉案外观设计专利所享有的专利权的侵犯，应承担停止侵权、赔偿损失的法律责任。

  我国专利法规定，为生产经营目的销售不知道是未经专利权人许可而制造并销售的专利产品，能证明有合法来源的，不承担赔偿责任。被告京客隆公司虽然主张其仅是向案外人瑞祥和公司提供经营场地，涉案被控侵权产品系由瑞祥和公司销售，但其为原告开具的购买该产品的销售发票已清楚说明其销售该产品的事实是客观存在的。因原告没有证据证明被告京客隆公司知道该产品系侵权产品，现有证据也表明该产品系来源于瑞详和公司。因此被告京客隆公司销售涉案被控侵权产品属来源合法，故该被告除应停止销售外，不承担赔偿责任。

  基于以上理由，原告要求判令二被告停止侵权、被告喜尔公司赔偿经济损失及合理诉讼支出的诉讼请求，本院予以支持。由于上述措施已足以制止二被告的涉案侵权行为，因此对原告关于判决被告喜尔公司销毁加工模具和设备的诉讼请求，本院不予支持。因专利权属财产性权利，不适用赔礼道歉这种民事责任方式作为法律救济措施，因此原告要求二被告赔礼道歉、消除影响的诉讼请求，本院不予支持。

  虽然原告对被告喜尔公司所称的其产品生产数量仅为100台的主张及税务部门关于被告侵权产品生产数量为100台的证明均不予认可，但鉴于原告没有提交证明被告喜尔公司生产、销售涉案被控侵权产品的数量及获利方面的证据，也没有提交证明其因被告的侵权行为所受到损失的证据及原告许可他人实施涉案专利而取得的许可费的证据，故本院将综合考虑被告喜尔公司的过错程度、企业性质和规模、给原告造成损失的合理范围、被控侵权产品的合理生产数量及市场反响等因素，酌定被告喜尔公司应承担赔偿原告经济损失的具体数额。另，本院还将根据原告为本案支出费用的合理程度、必要程度等因素，确定被告喜尔公司应赔偿原告合理诉讼支出的具体数额。

  综上，依照《中华人民共和国民法通则》第一百三十四条第（一）、（七）项，《中华人民共和国专利法》第十一条第二款、第五十六条第二款、第六十条、第六十三条第二款，《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第九条第（一）、（三）项之规定，判决如下：

  一、被告湘潭喜尔电器有限公司于本判决生效后，立即停止生产、销售侵犯原告FF西里•诺明西斯有限公司97329537.6号外观设计专利权的涉案“喜尔XIER”冷暖蒸发空调机（空气调节扇XE－01B型）；

  二、被告北京京客隆超市连锁集团有限公司于本判决生效后，立即停止销售涉案“喜尔XIER”冷暖蒸发空调机（空气调节扇XE－01B型）；

  三、被告湘潭喜尔电器有限公司于本判决生效后三十日内，赔偿原告FF西里•诺明西斯有限公司经济损失人民币四万五千元；

  四、被告湘潭喜尔电器有限公司于本判决生效后三十日内，赔偿原告FF西里•诺明西斯有限公司合理诉讼支出人民币二万元；

  五、驳回原告FF西里•诺明西斯有限公司的其它诉讼请求。

  案件受理费人民币10 577元，由原告FF西里•诺明西斯有限公司负担2577元（已交纳），由被告湘潭喜尔电器有限公司负担8000元（于本判决生效后7日内交纳）。

  如不服本判决，原告FF西里•诺明西斯有限公司可在判决书送达之日起三十日内，被告湘潭喜尔电器有限公司、北京京客隆超市连锁集团股份有限公司可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于中华人民共和国北京市高级人民法院。

                          审　判　长　　刘  薇

                          代理审判员　　宋  光

                          代理审判员　　钟  鸣

                       二oo四  年  十  月  二十七  日

                          书　记　员　　郎京萍